Дуже часто при розробці торговельної марки, наприклад, за для використання у логотипі, уся увага приділяється унікальності позначення, наявності суттєвих відмінностей від конкурентів, зрозумілості для споживача тощо. Але у цій маркетинговій гонці інколи вкрай забувають про необхідність дотримання й інших критеріїв охороспроможності. Торговельна марка не повинна вводити споживача в оману стосовно товарів та послуг, складатися виключно із загальновживаних позначень, бути описовою тощо.
При наявності одного із зазначених вище критеріїв, торговельна марка скоріш за все не буде зареєстрована, як наслідок і пріоритетного права використовувати та/або забороняти використовувати таке позначення іншим особам, не виникне.
Так як кожна підстава у відмові потребує окремого вивчення, у даній статті мова піде про описовість позначення, як на підставу для відмови у реєстрації торговельної марки (знаку для товарів та послуг).
Згідно ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.
У правилах складання та подання заявки на знак для товарів та послуг до описових позначень відносять такі, що є:
- простими найменуваннями товарів;
- зазначення категорії якості товарів; властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; матеріалу або складу сировини; ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів;
- історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам;
- видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.
Якщо звернутися до Методологічних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів та послуг, можна знайти ряд суттєвих характеристик описових позначень, що були виведені за роки проведення експертиз заявок.
Одним із важливих критеріїв описовості є - перше зорове сприйняття позначення, що повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).
Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів
Підтвердженням описовості позначення можуть бути позитивні відповіді на такі запитання:
- чи зрозумілий звичайному споживачеві зміст позначення без додаткових суджень та мислень;
- чи сприймається звичайним споживачем позначення безпосередньо (не через асоціації) як таке, що описує вид, характеристики товару, відомості про виробника.
При цьому, з метою з’ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак.
При цьому, у Методологічних рекомендаціях звертають увагу, що можуть отримати правову охорону якщо:
- у позначенні й є описові елементи, але вони не займають домінуючого положення, оскільки описовість позначення слід оцінювати в цілому;
- позначення викликає у свідомості споживача уявлення про вироблені товари через асоціації, характеризує товар чи послугу опосередковано, зокрема, алегорією.
Для встановлення описовості позначення можна використовувати будь-яку інформацію, що стосується семантики аналізованого словесного елемента, зокрема, енциклопедії, довідники, словники, бази даних, стандарти, спеціальні видання. А виключення та послідуюча реєстрації описових позначень можлива виключно при доведенні заявником набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів.
Аналогічної позиції дотримуються при проведенні експертизи заявок в Укрпатенті та у подальшому в Апеляційній палаті, наприклад, при розгляді звернень на користь реєстрації позначення. Серед рішень Апеляційної палати щодо описовості за 2016-2017 рр., можна виокремити наступні:
- Позначення «Trikotag» за заявкою № m 2015 05438, отримало відмову у реєстрації, оскільки слово «трикотаж» має чітку семантику, тобто конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов;
- Позначення «STIMULATE» за заявкою № m 2014 11600 було визнано описовим стосовно товарів 1 класу МКТП, так як вказує на призначення товару – стимулювання росту і розвитку рослин. Проте прийняте рішення щодо реєстрації знаку, оскільки заявником були надані докази використання заявленого позначення, які були враховані колегією Апеляційної палати згідно ст. 6quinquies Паризької конвенції;
- Позначення «Приведет к покупке» (m 2016 00474), «Приведе до покупки» (m 2016 00475), як встановлено колегією Апеляційної палата - це слоган, яким суть реклами донесено не в прямому, а в переносному сенсі (спонукає до спроби, принаджує приходити до якогось висновку, рішення). При цьому, заявлене позначення не описує безпосередньо послуги, відносно яких воно заявлене на реєстрацію, проте може викликати у споживача асоціації з наданням можливості (допомоги) знайти, вибрати та купити необхідний саме йому товар, скориставшись послугами, які надаються для забезпечення такої можливості. Як наслідок позначення зареєстровані щодо скороченого переліку послуг.
У суді, для вирішення питання щодо описовості торговельної марки, можуть братися до уваги обґрунтовані доводи сторін, значення позначень (словники, енциклопедії, практика та сфера використання тощо), роз’яснення та рекомендації вчених (знахоидил посилання на Мельникова В. М. у судовому рішенні), належні докази у розумінні до процесуальних кодексів, наприклад соціологічні опитування, висновки експертів тощо.
Проте, одна із найголовніших підстав для визначення описовості – є висновок судової експертизи, оскільки питання щодо того, чи складається знак для товарів і послуг лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивість, призначення, цінність послуг, місце і час надання послуг, потребують спеціальних знань.
Згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень..», що затверджена наказом Міністерства Юстиції 08.10.98 № 53/5, надано орієнтований перелік питань, що можна заявляти для проведення експертизи. Наприклад:
- «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?»
- «Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?»
Як наслідок, суд за висновком експертизи та результатами огляду доказів сторін, приймає остаточне рішення, чи є торговельна марка описовою, відповідно й скасування державної реєстрації, чи торговельна марка є такою, що зареєстрована правомірно й підстав для анулювання дії свідоцтва немає.
У якості висновку хочу зазначити, що трапляються випадки, коли до реєстрації торговельної марки відносяться поверхнево, як до формального процесу, – заповнення заяви на реєстрацію із додаванням необхідних документів (зображень, перелік класів тощо). Як наслідок – реєстрація не відбувається. Хочу наголосити, що кожна заявка потребує ретельного дослідження знаку до початку процедури реєстрації на предмет підстав для відмови у реєстрації та/або подальшого анулювання дії свідоцтва. Адже відсутність в Інтернеті та/або інших доступних джерелах відомостей про таке позначення, логотип тощо, не гарантує успішної реєстрації та відсутності інших підстав для відмови у реєстрації, як описовість, можливе введення в оману споживача, наявність виключно загальновживаних позначень тощо.
